新《商标法》第五十九条第三款，对商标侵权案件中在先使用抗辩作出规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”本文试对在先使用商标抗辩的构成要件进行探析。

 

一、在先使用商标抗辩，行为人主观上应当是善意使用

工商总局商标法修改起草小组2007年5月的《商标法修改草稿》曾设想从授权角度规定在先商标继续使用权，即：“在注册商标的申请日之前，就已经在该商标注册核定使用的商品或服务或者类似商品或服务上善意连续地使用与注册商标相同或者近似的商标的，该商标使用人有权继续在原商品或者服务上使用该商标。但注册商标所有人可以要求商标使用人附加适当区别标志。”此草稿条款中有“善意使用”要求，但最终通过的新《商标法》第五十九条第三款未保留“善意”字样。

笔者认为，立法确立在先使用商标抗辩制度，是基于在先商标使用人通过自己诚实使用而形成的商誉及市场地位应予适当保护和尊重，在先商标使用人与在后注册商标权利人之间的利益应予平衡，从而对他人在后注册商标专用权予以适当限制。因此，无论法条中是否有“善意使用”字样，在先使用商标抗辩都应以善意使用为前提，要以“善意与否”来规制在先商标使用者的继续使用行为。这里的“善意使用”，是相对于搭他人便车、利用他人在后注册商标声誉的主观恶意而言。

 

二、据以抗辩的在先使用商标，是在他人相同类似商品上相同近似注册商标的申请日之前，已先于该商标注册人在中国内地使用

这里有两个时间点，一是注册商标的申请日，二是商标注册人的使用日。据以抗辩的在先商标的使用人，必须在这两个日期之前使用其商标。欲图抗辩的未注册商标在中国内地开始使用的时间，虽然早于他人在相同类似商品上相同近似注册商标的申请日，但晚于该商标注册人在中国内地的最初使用日的（即，商标注册人在申请注册前已在中国内地使用其商标），该未注册商标使用人就不能适用新《商标法》第五十九条第三款进行抗辩。

前述未注册商标在中国内地开始使用的时间，早于他人在相同类似商品上相同近似注册商标的申请日，晚于该商标注册人在中国内地的最初使用日，但在争议发生前，二者分别在中国内地不同的地域连续使用的，该未注册商标持有人能否要求在原使用范围内继续使用其商标？此问题，有待商标立法、执法与司法实践进一步厘清。

 

三、据以抗辩的在先使用商标，应在中国内地某地市场有一定影响

新《商标法》第五十九条第三款规定的商标在先使用并有一定影响，与新《商标法》第三十二条（2001年修正的《商标法》第三十一条）规定的商标“已经使用并有一定影响”，在使用及影响的地域方面应属相同，但在“有一定影响”的程度方面应有差别。

（一）在先使用并有一定影响的地域

最高人民法院2012年6月29日在（2012）行提字第2号无印良品商标异议复审行政纠纷再审判决书中指出：“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的‘已经使用并有一定影响的商标’符合商标法的立法原意……”

笔者认为，新《商标法》第五十九条第三款规定的商标在先使用并有一定影响，应指在中国内地市场在先作为识别商品来源的标识使用，并在中国内地某地市场有一定影响。在先使用商标并有一定影响，不包括仅在中国内地生产并贴附商标，产品全部出口而不在内地市场销售、不进入内地流通环节、未在内地市场宣传，从而未在内地市场形成识别商品来源功能的情形。该在先使用商标“有一定影响”的对象，是指该商标所标示的商品在中国内地市场销售，或者使用该商标在中国内地市场提供服务时，所涉及的用户、消费者及相关经营者、竞争者。涉外定牌加工中贴附的商标、纯粹为出口而生产产品所贴附的商标，相关商品未在内地市场流通、宣传的，不应认定为新《商标法》第五十九条第三款规定的“在先使用商标并有一定影响”。

（二）在先使用并“有一定影响”的含义

据以抗辩的在先使用商标“有一定影响”，应当是指该商标已在中国内地在先使用了一定时间，因一定的销售量、广告宣传等而在一定范围的相关公众中被视为区分商品来源的标志。在先使用人只要有证据证明其以实际的使用行为，在一定范围的相关公众之中产生相应的影响，成为相关公众识别商品来源的标识，就可以认定“有一定影响”。实际上，只要能证明作为商标有一定的持续使用数量、一定的使用时间等，就可认定为“有一定影响”。

列入新《商标法》第三十二条禁止抢注范围的“已经使用并有一定影响的商标”，其市场影响力应当在抢注者提出商标抢注申请时已明知应知。但作为商标侵权抗辩理由的在先使用商标的市场影响力，并不要求在后注册商标权利人申请商标注册时明知应知。

 

四、据以抗辩的在先使用商标，在显著特征上应当有延续性

商业实践中，经营者往往会根据不同时期流行趋势、文化氛围等因素，在保留显著特征的基础上，适时调整自己的商业标识，商标多年不变的比较少见。笔者认为，在先使用商标抗辩时，不必要求其实际使用的商标从未改变。但出现纠纷时在先使用者现用商标，与其最初在先使用的商标有所改变的，应当符合以下条件方能主张在先使用商标抗辩：一是不得改变最初在先使用商标的显著特征，只能限于文字字体、图形细部等微小改变；二是务必善意使用，不得有利用他人在后注册商标声誉的恶意。

 

五、据以抗辩的在先使用商标，在使用时间上应当有延续性

国务院2002年发布的《商标法实施条例》第五十四条曾规定：“连续使用至1993年7 月1 日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或近似的，可以继续使用；但是，1993年7 月1 日后中断使用3 年以上的，不得继续使用”。很显然，对1993年7月1日前已使用的服务商标，在此日后虽中断使用但中断时间不超过3年的，此条款允许该服务商标继续使用。新《商标法实施条例》第九十二条仍保留了此规定。

2007年5月的《商标法修改草稿》有关在先商标继续使用权的条款有“连续使用”要求，但最终出台的新《商标法》第五十九条第三款未明确要求“连续使用”。那么，在先商标存在中断使用情形的，能否适用在先使用商标抗辩？商业实践中，经营者可能由于店面装修、厂房搬迁、设备修整或更新、企业重组、被政府责令整顿等原因而较长时间停业，从而中断使用其商标。对存在中断使用情形的在先使用商标，一律排除适用在先使用商标抗辩制度有失公平。当然，对中断使用的时间，也应有所限制，否则，对在后注册商标权人有失公平。

笔者认为，在据以抗辩的在先使用商标中断使用期间，在后注册商标的知名度和影响力已波及在先商标原使用区域的，该在先商标使用者继续使用，应以其恢复使用时仍属善意为限，但不宜一刀切地规定中断使用3年的排除期限。如果在先使用者因经济危机、企业重组改制等合理原因中断使用其商标超过3年，但在后注册商标知名度和影响力仍未波及在先商标原使用区域，在先使用者恢复使用时相关商标在该区域仍唯一指向该在先使用者的，宜认定为善意使用，应允许其主张在先使用商标抗辩。如果在先使用者中断使用其商标虽未超过3年，但在后注册商标知名度和影响力已波及在先商标原使用区域且有相当知名度，在先使用者恢复使用其商标有利用在后注册商标商誉企图的，就不宜支持其在先使用商标抗辩主张。

 

六、据以抗辩的在先使用商标，其使用人主体资格应当有延续性

最高人民法院在在“正野”商标权和不正当竞争纠纷申请再审案中，以（2008）民提字第36号民事判决确认，受反不正当竞争法保护的企业名称，特别是字号，是区别不同市场主体的商业标识，本质上属于一种财产权益，可以承继。“原顺德市正野电器实业公司注销后，其债权债务均由高明正野公司承继，字号所产生的相关权益也可由高明正野公司承继。”

那么，在先使用商标的相关权益，或者说在先商标使用人资格能否承继或者转让？发生争议时，在先商标的现使用者并非最初使用者，而是因最初使用者合并分并、企业产权转让重组改制而由现使用者承继使用该商标，或者因最初使用者死亡、赠送而由现使用者继承或受赠使用该商标，或者因最初使用者合同出让其在先使用商标而由现使用者受让使用该商标的，是否影响现使用者主张在先使用商标抗辩？

个人认为，在先使用商标相关权益也是一种财产权益，也可以承继。在先商标最初使用者因合并分立、企业产权转让重组改制而由其权利义务承继者承继使用该商标，或者最初使用者死亡后由其亲属继承使用该商标，或者最初使用者将相关经营项目连同该商标一并赠送亲友或者有偿转让他人，本身具有正当合理性。不能仅因为现使用者是承继取得或受让取得在先商标，就排除其主张在先使用商标抗辩的权利。不过，若在后注册商标权利人能够证明在先商标现使用者受赠或者有偿受让商标时，主观上具有利用在后注册商标声誉搭便车恶意的，就不应支持现使用者在先使用商标抗辩主张。

国家工商行政管理局《关于服务商标继续使用问题的通知》（工商标字［1994］第216号，2004年废止）曾规定，（在先）服务商标继续使用时，使用人不得将该服务商标转让或者许可他人使用，否则视为侵犯他人商标专用权。个人认为，在先商标使用人将相关经营项目连同该在先商标权益一并转让给他人的，其转让行为本身不会导致在先商标使用范围扩张，具有正当合理性。

 

七、据以抗辩的在先使用商标，只能在其原使用范围内继续使用

（一）“原使用范围”的内涵

国家工商行政管理局《关于服务商标继续使用问题的通知》（工商标字［1994］第216号，2004年废止）曾规定，（在先）服务商标继续使用时，使用人不得扩大该服务商标的使用地域；不得增加该服务商标使用的服务项目；不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外；不得将该服务商标转让或者许可他人使用；否则，视为侵犯他人商标专用权。

虽然《关于服务商标继续使用问题的通知》已被废止，但界定新《商标法》第五十九条第三款规定的在先使用商标“原使用范围”时，该文件的相关内容仍可借鉴。个人认为，在先使用商标“原使用范围”，应当包括该商标原使用的地域范围、原使用的商品或服务项目范围，以及该商标原有的文字、图形、颜色组合等构成要素及其标注方式的范围。但在先商标使用人为了将其商标与他人在后注册商标相区别而附加适当标识或者对其在先商标作适当改变的，应予允许。

如前所述，在先商标使用人将相关经营项目连同该在先商标权益一并转让、赠送给他人，具有正当合理性。这种在先使用商标相关权益的承继、转让、赠送，本身不会增加在先商标的使用主体，不会导致在先商标使用范围扩张，在不能证明相关当事人存在恶意利用在后注册商标商誉的情况下，应当视为在先使用商标在“原使用范围”的处置与使用。

在先使用的商品商标，应否限制该商品自然流通到该商标原使用的地域范围之外？在电子商务环境下，如何限定在先使用的商品商标甚至服务商标的原使用地域范围？个人认为，在先商标使用人不能自己主动或者授权许可他人到原使用地域范围之外使用该商标设点经营，但在先商标使用人在原使用的地域范围内生产经营的商品自然流通到该地域范围之外的，不宜禁止也难以禁止。在先商标使用人在原使用的地域范围内，借助电子商务将其商品销售到该地域范围之外的顾客，或者吸引外地顾客到其原使用的地域范围来接受服务，是否具有合理性，也需要进一步研究厘清。

（二）界定“原使用范围”的时间点

笔者认为，从裁判便利的角度考虑，界定在先使用商标的原使用范围的时间点，宜以在后注册商标权利人提出争议日为准。如果在后注册商标权利人有证据证明双方商品或服务进入相同地域范围从而产生商品或服务来源冲突的时间，晚于在后注册商标核准注册日，但早于在后注册商标权利人提出争议的日期，则以该能证明的产生商品或服务来源冲突的日期为准。自该日期起，在先使用商标的使用范围应予冻结。

 

八、在先商标继续使用时，在后注册商标权利人可要求其附加适当区别标识

新《商标法》对如何附加适当区别标识，未作具体规定。《关于服务商标继续使用问题的通知》第四条曾规定：“继续使用与注册人的使用发生实际混淆，造成消费者误认的，继续使用人应在使用服务商标时，增加地理名称标志，以便于与注册人使用的服务商标相区别。”笔者认为，附加的适当区别标识，可以是地理名称标识，也可以是将足以区别商品来源的企业身份标识与该在先商标一道醒目使用或组合使用，还可以是对该在先商标直接附加相关标识要素形成一件足以区别商品来源的新商标。

值得研究的是，如果在先商标使用者附加区别标识后，与原在先使用的商标组合成新的商标，具备独立的商品来源识别功能，足以与在后注册商标相区别的，能否认定附加区别标识后的商标与在后注册商标之间不属商标侵权意义上的相同近似商标，并进而可突破原有使用范围，甚至可获准商标注册？