专利许可中的误述

 

作者：涂欣    腾龙一期

 

什么是误述？它在专利许可场景中是如何呈现的？

一份事实声明，如果声明中的细节和条款足够确定，以致于能够合理地引导被声明方相信其真实性，以及依赖于该声明，与声明方达成协议，那么这份声明就不是一份简单的观点表述了，而应被理解为陈述。一份不真实的此类声明，可以被称为误述。

在专利许可场景下，许可方可以使用各种手段去实现专利资产的货币化，这些手段可能就包括了误述。一个典型的示例模型如下图所示：

 

1.       关于Z公司进入市场的路径误述 

我们可以看见专利权人Q，专利权人E和专利权人N构成了被许可人Z进入英国[1]当地市场的路障。要通过这些路障，最有效的方式是从E处获得一份专利许可（假定路径距离最短代表许可费最低）。为吸引Z达成许可协议，E可能在专利稳定性和专利覆盖范围上进行误述。关于专利稳定性，它可能陈述它的专利组合路障真实存在并发生效用；关于专利覆盖范围，它可能使得Z相信其付费得来的专利许可范围正是其为进入市场而设想的必需的专利覆盖范围。 

关于误述，被许可人可以获得的救济概述

当误述发生时，许可协议是可撤销的，所以被许可人可以选择撤销或继续。因为被许可人达成许可协议是基于不真实的基础，所以，不论误述是否是欺诈性的，疏忽性的，甚至完全无辜性质的，衡平法上都给予被许可人撤销协议的权利。

欺诈性误述在侵权法律下是可诉的，并可因此寻求赔偿救济；忽略性误述却只能在许可人对于被许可人有注意义务时方可诉请赔偿救济的。然而，1967年在英国颁布的《误述法》下，无辜的被陈述方对于任何性质的误述都有权赔偿救济，除非陈述方作出的为非欺诈性陈述，且陈述方有合理的理由自我确信所述事实为真。 

撤销和赔偿的模式和效果 

撤销许可协议的途径有三种：被许可人可以通过向许可人发送意图撤销的通知以撤销；许可人失联致许可协议下许可人义务无法履行；或被许可人拒付许可费。为避免疑惑之安全起见，被许可人可以在法院寻求协议已被或应被撤销的宣告判决，但即使如此，这类判决仅仅只是对撤销的宣告或确认，协议撤销因被许可人的行为（如撤销通知，宣告判决诉讼程序开始），而非法院判决而生效

撤销的效果是许可协议自始不存在。因此撤销的附随效应是恢复原状，以阻止许可人不当得利。许可协议下被许可人已付的许可费应当退还给许可人。当然撤销权的行使也不是没有限制的。被许可人如果知悉了许可人陈述的不真实，却对协议效力加以确认，或者，随着时间的流逝，被许可人迟迟不予行使撤销权，两种行为都可能导致撤销权的丧失。另外，在非欺诈性误述时，法院可能要求被许可人接受赔偿，而不是行使撤销权。

另一方面，赔偿救济能够使得被许可人获得赔偿，以使得被许可人尽可能处于协议按预期履行后本应处于的位置。赔偿救济不关心恢复原状，只关心损失（包括直接损失和间接损失）。直接损失意指交易损失，即许可协议下被许可人实际获得价值与本应获得价值之差值。如果被许可人没有承受损失，它能获得的赔偿微乎其微。而间接损失意指履约相关费用和利润损失，而这些都需要被许可人进行适当的陈情和证明。这些陈情和证明与关于损失产生事件的证据举出有关，而这又引出了关于过往事件和将来可能事件的重要概念和区别。过往事件的建立在于关于或然性的举证，被许可人一旦举证充分，证明事件的存在，则在法律视角上事件被证明，无须就其未发生的可能性给予任何折扣。这种建立方式是或全有或全无的。但对于将来可能事件，被许可人则无法证明该事件将会发生。因此，当被许可人主张若非误述而预期能从将来事件获得的利润时，实际上被许可人主张的是关于未来利润获取机会丧失的损失。一般来说，法院不会支持关于机会的猜测性估值，除非机会足够重大。如果是那样，法院会考虑利润可能不会被获取的几率，从而在赔偿救济中扣除相应的折扣。 

被许可人的选择

回到刚才的例子，如果E公司进行了误述以引诱Z公司达成了许可协议。Z公司可获得的救济将受到自身选择的影响。

将定Z公司是一个智能手机制造商，Q公司，N公司和E公司是行业里的重要的标准专利持有者。Z公司意图通过获得E公司的专利许可以进入英国市场，E签署一份许可协议签约以付给E公司一笔专利许可费用以一劳永逸地解决英国市场商业运营的专利问题。然而，事实是Z公司真正需要的是应向Q公司支付一笔专利费用以进入英国市场。

 

2.       进入市场的真实路径

 

受限于前文所述的关于撤销权的一些限制，Z公司可以选择撤销本许可协议，协议自通知E公司时撤销，E公司应退还Z公司已付的许可费。

如果Z公司选择拒绝许可协议效力并主张赔偿，那么这些赔偿可有如下几部分构成。关于直接损失，Z公司有权从E公司获得本应付给Q公司的许可费。关于间接损失，有关过往事件相关损失，Z公司可以获得它承受的费用，例如营销费用，物料成本，保险成本和运费；有关将来可能事件相关损失，如果Z公司能够适当地在法院陈情和证明，并说服法院，Z公司有权获得智能手机销售利润以及因首批销售建立的商誉而引发的后续订单收益。

 

许可人的出路

 

首先，许可人不应当做出任何误述，无论欺诈性的，疏忽性的或者无辜性质的误述。这意味着许可人在内部应当做到全面地尽调工作，并且在陈述时非常谨慎。

另外，如果察觉到风险（比如，Q、E和N的许可均需获得，以便进入目标市场），许可人还应当在协议中通过澄清陈述和排除部分陈述以规避相应风险。例如:

 

Z公司承认为达成本协议目的Z公司仍需获得第三方许可。双方承认和同意本协议中E公司基于其合理地审慎和勤勉地分析和调查做出陈述，双方均持有合理的基础相信该等陈述的真实性，以及Z公司未依赖于此产生的任何误解达成本许可协议。

 

3.       澄清的市场进入路径

 

我们可以看到通过这个条款，许可人排除了欺诈性误述，疏忽性误述和部分无辜性误述（由于被许可人误解引起的），以及使得被许可人寻求赔偿救济不太可能。尽管如此，条款中蕴藏的理论有待实践中法院的确认。