企业在专利合同管理中应当注意的一些问题

作者：何璇  北京市奇虎科技股份有限公司

专利合同法是调整平等主体合同关系的法律规范总称，调整专利权转让、许可、质押等法律规范。属于专利合同法的有专利法、合同法、担保法等。除了专利法本身的规定外，还有合同法分则中关于技术转让合同、技术咨询合同、技术服务合同等规定。另外，物权法中规定债务人或者第三人有权处分的专利权可以出质。2000年最高人民法院出台了中华人民共和国担保法若干问题的解释，规定了专利权的出质人未经质权人同意转让或者许可他人使用已出质专利权的，该行为无效，2001年最高院的司法解释主要是关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定，规定了合同纠纷的法院管辖，等等。从法律角度对于专利合同实施的保证越来越多。另外，还有各种行政法规和部门规章等，都为专利合同提供了法律依据。

在专利合同中，首先，要考察合作方的资质或者征信问题。例如，合同的主体是否适格。调查被许可方的法人资格和经营范围；专利许可合同的被许可人有可能是企业集团，如果这家公司具有子公司的话，需要明确说明子公司是否也在合同范围内。许可方还应调查被许可方与实施专利技术相适应的服务器设备、企业规模、品牌、销售网络以及技术创新能力等。

其次，要对合同涉及专利进行摸底。确定签订合同的时期，既能确定实际应该签订合同的产品数额，又能减少不必要的成本支出，并确定许可的市场范围。考虑专利许可的种类，是独占实施许可、排他实施许可还是普通实施许可，被许可权利是制造、还是使用、销售。当事人可根据许可的技术状况、价金、市场和纳税等多种因素采用许可形式；并判断该专利技术中是否含有专有技术，是否涉及技术秘密。

被许可方在考虑许可方专利的法律状态时，不能仅凭专利证书，而应到国家知识产权局查阅专利登记簿，或让许可方出具专利登记簿副本。专利权虽然有效，不一定说明该技术一定具备专利性，被许可方应了解该技术是否具备新颖性和创造性，了解权利的合法性和稳定性、在先权利、同族专利、权利价值等。如果许可方自己也实施了该专利技术，则被许可方应了解许可方的市场能力有多大，包括产品的销售范围、海外拓展情况、以及市场的能力等；考虑替代性技术、有无与之匹配的专利组合。此外，若许可方本身已实施该技术，还应考虑因技术的许可而使自己的市场缩小而造成的损失。被许可方应关注专利许可费率，合理的估价方法主要有市场方法、销售回报、研发的支出、损失的利润等，付款方式要考虑是前期付款、预付款、最低保证费用等。

完备的合同，条款是基础。专利许可合同的条款可分为商务性条款、技术性条款和法律性条款三大类，一般应包括前言、定义、合同范围、价格、支付、技术资料的交付、保证和索赔、税费、侵权、争议的解决以及合同生效等内容，尤其应该注意以下几点：

（1）定义条款，例如，许可的定义、排他性、非排他性、区域限制、应用范围、有效期、改进技术、支付方式与费用、保证、担保、赔偿条款、转授使用许可。

（2）关于维持专利权有效的条款。按照专利法的规定，在专利权的法定保护期限内，专利权人应每年按规定缴纳年费方可维持专利权有效。为避免合同纠纷的发生，当事人应在合同条款中对维持专利权有效和被宣告无效及缩小保护范围后该如何处理进行约定。

（3）侵权问题的处理条款。合同条款中一定要把侵权后的责任划分清楚，通常约定发生侵权时，由许可方负责由此带来的一切法律责任并承担一切法律后果。比如，技术投入所涉及的专利责任。

（4）合同生效条款。一般来说，专利许可合同经双方当事人签字后即可生效。专利法实施细则所规定的“专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案”不是合同生效的必备条件。关于合同的有效期限，可以约定当事人双方的权利和义务结束后合同自动失效，也可以约定一个明确的期限。

现在专利运营是市场上大家关注的焦点，而无论是专利运营，还是任何的技术交易，专利合同是保证运营安全的基础。在专利许可合同中，考虑到专利权人有可能在专利许可合同的存续期间，向第三人转让专利权，应明确约定因为专利转让中止合同因此带来的损害赔偿。要防止专利被许可使用人实施专利或者商业秘密超越了约定范围或违反保密义务，防止被许可方越权行为，例如超越了使用专利的期限、地区、方式和范围等，还包括独占实施许可合同的许可使用方在许可范围内，自己又实施同一技术；排他实施许可合同和独占实施许可合同的许可方在许可范围内，就同一技术与第三人签订专利许可使用合同。对于方法专利，建议在多个领域进行许可，对于独立权利要求和从属权利要求可以分别进行许可，根据不同的许可使用条件，订立普通许可使用合同、排他许可使用合同、独占许可使用合同、交叉许可使用合同和可分售许可使用合同等。要考虑许可合同中是否包含了默示许可。例如，授权制造和使用不等于授权了销售的权利，授权使用可能暗含制造的权利。

如果双方签订了合同并各自履行了义务，专利权被宣告无效对该专利许可合同以及履行的部分不具有追溯力，而合同尚未履行的部分，一般不再履行。在授权许可协议中，还应对被许可方进行分许可权利进行约定，无论是排他性授权许可、非排他性授权许可，还是双方共有，都需要对分许可的权利进行明确说明。例如，要考虑是否对分许可进行限制，以避免许可方再次授权第三人，协议终止后，分协议的权利如何处理?许可方是否可以通过被许可方从分许可中获得的收益而进行分成？进行制造的排他性占有权是否暗含其他分许可的权利。目前供应商带来的知识产权风险在实践中非常的多。在专利合同中，可以对知识产权担保设置考核，进行供应商合规管理，对不同的供应商设置不同的风险等级，做好相应的知识产权调查和担保工作，设置担保协议中的风险转移条款。

在专利许可合同中，还应注意专利权人许可技术不能达标，或技术不能实施，防止许可方对某些技术进行了保留，或者在合同履行中没有完全履行技术指导、交费技术资料。专利合同违约包括不履行专利合同和履行专利合同义务不符合约定。如约定的违约金低于实际损失的，可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当增加，要求对方继续履行合同，采取补救措施，支付违约金，赔偿损失。

在专利转让合同中，受让人应该避免专利权重复转让，对于专利的过渡期进行考虑，例如，谁来缴纳专利申请续展费用或年费，如专利权利在过渡期被宣告无效，专利权人需要对此进行负责。当事人还应考虑专利申请权利的优先权一并转让。在专利权被第三人所主张权利，原权利人应当承担应诉的任务。由于受让专利技术不能实施，或者技术不能达标，就其中转让费的返还，损失赔偿应当事先约定。

由于专利权包含制造、使用、销售、许诺销售和进口等权利，在签订专利质押合同中，以上权利不能分割出质给不同的债权人。专利出质后，应明确约定禁止进行许可使用等，出质人不得转让或者许可他人使用专利权。专利无效中，质权人有权要求作为有利害关系第三方参与无效宣告。在专利质押合同存续期间，质权人有权请求出质人提供担保。

最后，要防止滥用专利合同。滥用专利合同主要包括：限制获得替代技术，限制被许可人从其他来源获得与许可专利技术类似或者具有竞争力的其他技术;阻碍实施。阻碍被许可人根据市场需求，按照合理方式充分实施被许可专利技术，包括明显不合理地限制被许可方生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场;非法搭售。要求被许可方接受并非实施专利技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等;限制交易。不合理地限制被许可方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源。禁止有效性质疑，禁止被许可方对许可专利技术的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。对于一些私有协议、或者不公开的事实标准等需要格外注意。权利人都不得以合同条款实现对专利技术的超法定权利范围的垄断，限制被许可人从其他渠道对专利技术进行改进和后续的开发，不得强制要求被许可方购买其不需要的技术设备或者产品，以此作为专利许可的条件。不得限制被许可方实施专利，使用技术秘密的规模，产品数量和价格等。不得运用合同条款提出限制条件，要求被许可方在专利权有效期限终止或者被无效后继续支付专利费用等。专利无效或者终止时，专利许可合同应予撤销。由此给被许可人带来的损失，应当进行赔偿。

专利合同的最终目的是为了促成交易，在不同行业不同企业内部有不同的策略，专利合同从签订到履行完成，中间也经过了许多流程或部门，需要对业务从商业角度和企业文化角度有比较清楚的了解。需要结合企业的目标、优先级、以及可以承受的风险，对专利合同进行分业务、分类型进行精细化管理，有助于提高交易的快捷性，保证交易的安全性，提高企业在市场竞争中的抗风险能力，成为激励对创新进行投资的重要保障。