企业研发项目的专利侵权风险管控

作者：毕晓萌   腾龙一期

伴随着科技浪潮的新一轮崛起，科技企业的商业竞争不断愈演愈烈，知识产权侵权诉讼、以及其衍生形式知识产权许可谈判，作为商业竞争中的重要手段，近年来已经被大量使用和运作。最高人民法院2017年7月5日对外发布了知识产权侵权司法大数据专题报告，报告显示，2016年较之2015年同比上升41.34%，全国知识产权侵权案件量呈上升趋势。而专利侵权诉讼作为其中最重要的组成部分，非常值得广大科技企业密切关注，并投入足够的精力和资源做好企业内部的专利侵权风险管控。

企业的研发项目，按其性质可分为基础性研发项目、改进型或优化升级项目、客户定制项目以及对外合作项目。下面就对这四种不同属性的研发项目，谈一谈其相应的专利侵权风险管控措施。

1、基础性研发项目的专利侵权风险管控：基础性研发项目是指对于该企业而言，该项目所涉及的技术是首次研发，其产品也将是首次生产。在产业内，或许这些技术已经有人在研发、并且已经有一些技术成果了；也或许研究这些技术的人并不多、在产业内也确实是一个新技术。而无论怎样，对于我们所关注的这家企业而言，这个项目所涉及的技术就是首次研究和开发的，这样的项目我们称之为企业的基础性研发项目。基础性研发项目存在于初创的技术型企业中，也存在于成熟型技术企业的预研部门中，或者就是研发部的一个预研项目。对于基础性研发项目，其专利侵权风险管控可分为以下几个步骤；第一，需明确未来研发转生产后，产品的生产和销售国家或地区，这决定着企业做专利侵权风险管控的地域范畴。第二，需明确市面上生产同类产品的厂商，他们是企业的竞争对手，也将是企业做专利侵权风险管控的重点监控对象。第三，通常一个研发项目由包括非常多的技术类别甚至技术领域，做专利侵权风险管控时，则需要将一个大的研发项目细分为若干个技术模块，也称为最小技术单元，然后对每个技术模块中的专利技术做出分析，再将分析的结果进行汇总。如果某一个技术模块所采用的技术是成熟而常规通用的技术，其专利技术早已过了保护期，那么该技术模块是不需要做专利侵权风险管控的。而如果某一个技术模块所采用的技术经查询已经有他人的在先专利布局，则需要后续对这些在先专利做出分析，弄清楚在先专利是否对企业构成侵权风险，风险的级别是怎样的，企业该如何对待这些风险，需要提前做出怎样的防备，以便将今后可能引发的侵权和诉讼风险降到最低、或者将可能给企业带来的损失降到最小。

2、改进型或优化升级项目的专利侵权风险管控：从知识产权管理的视角，改进型或优化升级项目指该企业的研发项目所涉及的技术方案，是在原基础性研发项目的基础上改进、优化或升级而来的，并且原基础性研发项目前期已经做过专利侵权风险管控。而如果原基础性研发项目前期并未做过专利侵权风险管控，那么后面的改进、优化或升级性项目即使在技术上与之具有承接关系，在专利侵权风险管控的进程中，仍作为一个基础性研发项目来对待，管控的方式和步骤也与基础性研发项目相同。而对于知识产权管理视角下的改进型或优化升级项目，对其做专利侵权风险管控，首先应明确其与原基础性研发项目在产品生产销售国家、以及技术革新上的区别。比如，原基础性研发项目的产品只在中国生产和销售，而改进型或优化升级项目的产品还有在美国销售的需求，那么改进型或优化升级项目需要对其涉及的所有技术进行美国专利侵权风险评估。除此之外，对于在原基础性研发项目进行改进和升级、优化的技术，还需要进行中国专利侵权风险评估。如此，才能360度无死角的监控到研发项目的每一处可能带来专利侵权风险的要素，从而企业才能率先感知到未来可能遇到的专利风险，提前做好防备。

3、客户定制项目以及对外合作项目的专利侵权风险管控：以上两种研发项目，对企业而言只是不同项目来源或合作形式，本质上仍然可以划归到基础性研发项目或改进型或优化升级项目中，其项目的专利侵权风险评估在方式和手段上也并无差别。需要注意的是，因以上两类项目都涉及到技术上的合作，在划分好各方承担的技术方案的同时，也应在合同中明确好各方所承担的专利侵权责任，以便未来若因专利侵权产生纠纷时，可以清晰快速地确定责任人，避免不必要的资源浪费。

4、专利侵权风险监控周期的确定：由于专利从申请到公开存在6-18个月的“盲期”，使得对研发项目的专利侵权风险监控并非一次可以完成。而企业的研发项目自身也带有一定的周期（少则几个月，多则一两年甚至更久），随着项目的推进他人的专利申请也在不断的累积。因此，对研发项目的专利侵权风险监控也应该是具有持续性、计划性和周期性的，而非只在项目的特定时间节点上做一次监控。笔者建议，一个研发项目的立项时和结项前的专利侵权风险监控是必须要做的，立项时的风险监控是为了判断项目技术方案是否可以在专利侵权风险较低的情况下确定下来、项目可以运行下去；结项前的风险监控是为了判断在项目进行中是否出现了新的专利侵权风险、是否可以顺利转生产。而如果项目周期比较久，如一年，中间可以多设几个监控的节点，如每两个月监控一次，以便能够及时发现潜在专利侵权风险，从而企业能及时调整技术方案或提前做好其他的应对准备。在项目结项后，由于刚刚提到的专利申请到公开的“盲期”仍然存在，所以即使在项目完结甚至产品已经上市，专利侵权风险监控还在继续运行，此时企业IPR可以将对该项目的专利风险监控归入到企业的常规专利风险监控的工作中，使得在结项后不必浪费过多人力成本，但依然实现对专利侵权风险的监控。

对于在监控中识别出来的有侵权风险的专利，企业应如何对待？首先，企业IPR或专利律师应对研发技术方案作出是否落入专利保护范围的判断，这里面的专业性较强，此处不做扩展。对于落入专利保护范围的技术方案，一种方法是对技术方案本身进行修改，做出技术性风险规避，使之绕开专利保护范围；另一种方法是对专利进行无效分析，若专利本身是无效的，那么任何人都自然可以去使用“专利”技术了。对于以上任何一种降低侵权风险的方式，尤其是相关性较强的重点专利，都建议企业最后请专利律师出一份不侵权确认报告。这份报告的意义在于，即使未来的确因该专利产生侵权纠纷，至少可以证明该企业是非恶意侵权，对降低赔偿额是有所帮助的。此外，对于有侵权风险的专利，企业IPR后面还需定期监控它们的法律状态，如专利权是否终止了、是否涉诉、是否处于无效审理阶段、是否涉及转让或许可等。同时，对于专利权人的动态，尤其是NPE（Non-Practicing Entities，非执业实体）、竞争对手以及具有攻击性的上下游厂商，也需关注，尤其是他们的涉诉信息，以及知识产权交易信息。以上信息对进一步分析和判断专利和专利权人给企业带来的影响十分关键。另外，对于竞争对手厂商，企业IPR还应关注他们的发展动态和产品动向，从自身的专利储备中，筛选出可以与之进行交叉许可的专利或专利申请，做好维护工作，如果自身专利储备有限，还需针对此需求提前做好专利布局。

此外谈一下不同企业遇到不同的专利权人的处理方式。关于专利权人，虽然理论上所有的专利人都有可能向企业发起进攻，但实际中不同的专利权人给企业带来的威胁是极不相同的，了解到这一点，企业可以资源有限的情况下进行更加合理和有效的资源配置。如果把专利权人分为以下几个类别：NPE、竞争对手、上下游、客户、高校和科研机构，那么笔者认为通常来讲给企业带来的威胁性从大到小排列，NPE和竞争对手是第一阵列，上下游为第二阵列，客户、高校和科研机构为第三阵列。企业在评估专利侵权风险时，专利权人的属性和风格也是需要考虑的因素。当然以上排列并不是绝对的，比如在某些特定领域，就不是按照这样的排列进行的，而是上游制定标准的企业发起的诉讼最多，因专利而获得的收益也最大；而同类竞争对手都在寻求平稳发展中实际诉讼数量并不多。专利是为企业均衡发展和市场竞争服务的，因此把握好与本领域相关的市场竞争和发展动向才是关键所在。如果是竞争对手发起的进攻，专利积累量多、专利质量高的企业在抗风险能力上自然优于专利积累量少、专利质量低的企业。前者可以通过对竞争对手提起诉讼、或交叉许可谈判、或两者兼得的方式而在一定程度上将侵权风险化解；而后者因缺少进攻武器或谈判筹码而只能坐以待毙。对于很多初创型技术公司而言，专利侵权风险管控将是知识产权业务中最重要的一部分，因为已经占有一定市场份额的先行者会天然性地对后来者进行排挤，而初创公司往往是没有什么专利储备能与先行者相对抗的。

以上是侧重于从企业的研发项目的知识产权管理角度出发，阐述了专利侵权风险管控方式。在实际操作中，以下几个方面也非常的重要：第一，需要企业自上而下的管理制度支持，尤其是能够将知识产权管理与研发项目管理有效融合；第二，研发项目专利侵权风险管控的进程，其实是企业IPR与研发项目管理者或研发技术骨干相互配合的过程，因此企业尤其是研发部门需要具有一定的知识产权保护和风险防御意识；第三，企业IPR或专利律师需要具有较强的专业能力和丰富的诉讼经验，才能获得准确度较高的专利风险预测、评估和处理结果。